案情回放

4月19日本版刊登了《是合同违约还是商标侵权？》一文。文中所述案情为：国外G公司在我国注册了W注册商标，核定使用商品包括服装、鞋帽等。2011年11月，G公司与江苏扬州A公司签订委托加工合同，委托A公司为其生产W牌儿童服装。合同规定，A公司不得再委托他人加工生产该批产品，否则应销毁第三方生产的产品，并由A公司承担合同价款两倍的违约金。由于交货时间紧迫及公司生产能力跟不上等客观原因，A公司于2011年12月与扬州市个人独资企业业主周某签订委托加工协议，由A公司给付服装加工费，周某帮其生产上述合同中的部分W牌儿童服装。生产所需的原辅材料及商标标志等，均由A公司提供。为了保证服装质量，A公司派专人进驻周某的企业，指导监督其加工服装。至案发之日，周某已为A公司生产并交付了部分上述服装。

扬州某工商局立案开展调查。在对本案应如何定性处理这一问题上，办案人员有3种不同意见。第一种意见认为，周某未经W商标注册人许可，擅自生产标有W注册商标的儿童服装，构成《商标法》第五十二条第（一）项所指的侵权行为。第二种意见认为，周某仅仅是受A公司委托加工了G公司的产品，并未对外销售，其生产的涉案服装不属于《商标法》第五十二条第（一）项规定所称的“商品”，因此周某不构成商标侵权行为，应认定A公司存在合同违约行为。第三种意见认为，A公司不构成合同违约，周某的行为也不构成商标侵权，本案应作销案处理。原文作者同意第一种意见。

讨论意见

（一）

笔者认为，本案中周某的行为不构成商标侵权，A公司的行为是合同违约。

《商标法实施条例》第三条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”周某受A公司委托加工生产W牌儿童服装，生产所需的原辅材料及商标标志等均由A公司提供，生产出的成品交回A公司，周某赚取的只是加工劳务费，其行为属于《合同法》规定的加工承揽行为。在加工承揽行为中，承揽人在商品上贴附定作人指定的商标标志，是制造定牌加工产品行为中的一个环节，是在履行委托义务，不属于《商标法》及其《实施条例》意义上的“商标使用”。周某对加工生产出来的W牌儿童服装成品不具有所有权，也没有进行销售，对周某来说，这些服装不具有“商品”属性。

在定牌加工中，加工方在产品上标注委托人商标的行为，应视为委托人自己的行为。委托人通过委托他人加工制造产品并在产品上标注其注册商标的行为是否合法，关键在于委托人对该注册商标是否拥有合法的使用权。从本案案情看，A公司与周某的行为均属于为G公司加工带有W注册商标的商品的行为，加工生产的W牌儿童服装的所有权属于G公司。A公司与周某在商品上贴附G公司指定的W注册商标标志，属于G公司在其商品上使用W注册商标的行为。G公司是W注册商标权利人，在自己的商品上使用自己的注册商标，当然是合法的。因此，A公司与周某的行为都不构成商标侵权。

但是，G公司与A公司签订委托加工合同时，明确规定A公司不得再委托他人加工生产该批产品，A公司在未经G公司同意的情况下，再委托周某加工生产W牌儿童服装，构成合同违约，应承担违约责任。

□黄晓莉　黄晓芸

（二）

笔者认为，周某的行为不是《商标法》意义上的使用W注册商标的行为，不构成商标侵权。

《商标法实施条例》第三条仅对商标使用的对象和范围作了界定，并未指出商标使用的目的。笔者认为，在执法实践中，不能看到商标贴附于商品、商品包装等载体上，就认定为商标使用，还应考虑使用的目的。《商标法》意义上的商标使用，应当是为了实现商标功能的使用。商标最基本的功能是区别商品或服务的来源。因此，《商标法》第五十二条第（一）项“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”所指的使用，应该是为了体现商标区别商品或服务来源的功能，将商标使用在自己生产经营的商品、商品包装或者容器、商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。

在定牌加工中，加工方按照委托人的要求将商标贴附于商品上，这种贴附行为只是加工过程中的一个环节，加工方根据定牌加工合同收取一定的加工（劳务）费，其所加工的产品所有权仍归委托方，并由委托方对外销售。因此，委托方才是真正的商标使用人，加工方在商品上贴附商标的行为，不是一种实现商标功能的商标使用行为，不构成《商标法》意义上的商标使用。

在本案中，A公司按照G公司委托的数量、范围加工W牌儿童服装，不构成使用W注册商标的行为。同理，周某的加工行为也不构成《商标法》意义上的商标使用。A公司未经G公司同意擅自再委托引起的纠纷属于民事纠纷，应适用《民法》、《合同法》解决。□刘济英　张魁隆

（三）

笔者认为，A公司的再委托行为属于合同违约，不构成商标侵权，周某是A公司与G公司合同纠纷的第三人，其行为不构成商标侵权。

根据《合同法》第二百五十一条的规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。国家质量技术监督局1997年发布的《产品标识标注规定》第九条第（四）项规定，受委托的企业为委托人加工产品，且不负责对外销售的，在该产品上应当标注委托人的名称和地址。在本案中，A公司再委托周某代加工W牌儿童服装，其身份由加工方转换成定作方，周某加工产品以及贴附W注册商标标志的行为，体现的是A公司的意愿。A公司受G公司委托加工W牌儿童服装，其生产加工的所有产品都体现定作人G公司的意愿。因此，周某的行为只要不超出加工范畴，不自行对外销售，其加工的产品最终体现的是W注册商标权利人G公司的意愿。

A公司和周某为G公司提供的“商品”是劳务，不是《商标法》第五十二条第（一）项所称的“商品”。因此，A公司和周某都不构成商标侵权行为。

G公司之所以约定A公司不得再委托他人加工生产该产品，是为了防止生产能力不够的企业为其加工产品。如果周某代加工的服装达到G公司的技术要求，G公司也许会默许A公司的再委托行为，不追究其违约责任。如果周某加工的产品不能达到G公司的要求，与A公司加工的产品不能达到G公司要求的法律性质是一样的，此时A公司与G公司之间属于合同纠纷，应当适用《合同法》、《民法》调整，周某属于第三人。□郑向洪

（四）

在伟哥立体商标侵权纠纷案中，最高人民法院作出的（2009）民申字第268号民事裁定书指出，对于不能起到标示来源和生产者作用的使用，不能认定为商标意义上的使用，他人此种方式的使用不构成使用相同或者近似商标，不属于侵犯注册商标专用权的行为。《最高人民法院知识产权案件年度报告（2009）》再次确认了此原则，认为侵犯商标专用权意义上的商标使用应以起到标示来源和生产者的作用为必要条件。

根据《商标法》第五十二条第（一）项的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的，属于侵犯注册商标专用权行为。这里的“使用”，当然也是指标示商品或服务来源的商标意义上的使用。不过，在具体使用方式上，该项规定的商标使用，要求行为人以直接、积极使用的方式，面向市场消费者使用，并体现商标区别商品或服务来源的识别功能。

贴附在商品上的商标，只有在进入市场的情况下，才能起到直接标示商品来源的作用。定牌加工中，加工承揽人并不面向市场销售其加工的产品，而是将产品全部交付委托人，由委托人投入市场；产品上贴附的商标，是用来区分委托人与同类商品的其他提供者，而非区分加工承揽人与同类商品的其他提供者。定牌加工产品进入市场后，其质量及相关法律责任均由委托人对外负责，加工承揽人仅相当于委托人的生产加工车间。因此，在定牌加工环节，加工承揽人的贴牌加工行为本身，并未直接、积极地面向市场消费者，起到标示商品来源的作用，不构成《商标法》第五十二条第（一）项所指的商标使用。

如果委托人投入市场或准备投入市场的定牌加工产品，侵犯第三方的注册商标专用权，那么，提供贴牌加工服务的加工承揽人是否侵犯第三方的注册商标专用权，要看其是否尽到必要的审查义务，是否明知或应知委托人侵权。加工承揽人未尽到必要的审查义务，明知或应知委托人侵犯第三方的注册商标专用权，仍提供贴牌加工服务的，构成《商标法》第五十二条第（五）项、《商标法实施条例》第五十条第（二）项所规定的其他商标侵权行为。委托人未侵犯第三方注册商标专用权，或者加工承揽人确实不知道定牌加工产品侵权，则加工承揽人不构成商标侵权行为。

在本案中，加工承揽人A公司违反委托加工合同的约定，未经委托人G公司同意，擅自再委托周某进行服装代加工，构成合同违约行为。但是，A公司再委托周某代加工的W牌儿童服装，并非自己投入市场，而是用来交付作为W商标注册人的G公司。在此情形下，A公司的再委托行为本身并未起到直接面向消费者标示商品来源的作用，不构成《商标法》第五十二条第（一）项所指的商标使用，未侵犯G公司的W注册商标专用权。周某接受A公司委托贴牌加工W牌儿童服装，也不构成《商标法》第五十二条第（一）项所指的商标使用，其行为是否侵权，取决于A公司再委托行为是否侵权。综上所述，周某也不构成商标侵权行为。□黄璞琳

（五）

笔者认为，周某不构成《商标法》第五十二条第（一）项规定的商标侵权行为。

对《商标法》第五十二条第（一）项规定的侵权行为，中国人大网《商标法释义》指出：“实施此种行为，无论是出于故意还是过失，都会造成商品出处的混淆，使消费者发生误认误购，从而损害到商标注册人的合法权益和消费者的利益，因此是一种典型的商标侵权行为。”由此可见，保护商标的目的在于确认商品或服务的来源或者出处，使其不与其他商品或服务发生混淆，从而发挥商标的识别功能。

在本案中，周某受A公司委托加工A公司合同标的中的部分产品，A公司派专人进驻其企业进行指导、监督，确保了周某加工生产的W牌儿童服装的质量。周某加工生产的产品没有在市场上销售,不会挤占G公司的市场份额，W注册商标专用权并未受到损害。此外，保护商标专用权的目的是防止混淆，是否造成混淆是判定商标侵权的必要条件。在本案中，周某在A公司派专人指导、监督的情况下加工生产W牌儿童服装，并全部交与A公司，不存在销售行为，不会也不可能造成相关公众的混淆、误认，因此不构成商标侵权。□夏绩惠

（六）

中国人大网的《商标法释义》指出，判断一个行为是否构成侵犯注册商标专用权，主要看是否具备4个要件：一是损害事实的客观存在，二是行为的违法性，三是损害事实是违法行为造成的，四是行为的故意或过失。上述四个要件同时具备，即构成商标侵权行为。

从表面上看，周某的行为构成《商标法》第五十二条第（一）项所指的“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”违法行为。《商标法释义》对此项的解释是：“实施此种行为，无论是出于故意还是过失，都会造成商品出处的混淆，使消费者发生误认误购，从而损害到商标注册人的合法权益和消费者的利益，因此是一种典型的商标侵权行为。”周某加工W牌儿童服装的原辅材料及商标标志等都由A公司提供，在质量和技术层面均不可能对G公司的W注册商标专用权造成损害，不具备构成商标侵权行为的4个要件，不应承担行政责任，此案应当依法予以销案。

□步　爽

（七）

笔者认为A公司的行为既构成合同违约又构成商标侵权，周某的行为构成商标侵权。本案可从两个方面分析定性。

一是A公司与周某签订委托加工生产标有W注册商标的儿童服装合同的行为。

G公司与A公司签订的合同是双方真实意思的表示。《合同法》第六条规定：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。”第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。”A公司违反该约定委托周某生产标有W注册商标的儿童服装的行为，违反了《合同法》第六条、第八条的规定，构成合同违约。

二是A公司派专人指导监督周某生产加工标有W注册商标的儿童服装并交付了部分上述服装的行为。

北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发〔2006〕68号）第21点规定：“承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。承揽人不知道是侵犯注册商标专用权的商品，并能够提供定作人及其商标权利证明的，不承担损害赔偿责任。”周某未尽到审查A公司是否有再委托权利的法定义务，生产加工标有W注册商标的儿童服装并部分交付的行为，未经G公司的许可。A公司和周某共同实施了未经W注册商标权利人G公司的许可，使用W注册商标的行为。A公司和周某违反了《商标法》第五十二条第（一）项的规定，构成商标侵权行为。

综上所述，G公司可以依据《合同法》第一百二十二条以及《侵权责任法》第二条、第三条和第四条的规定，选择依法追究A公司的合同违约责任或商标侵权责任，工商机关应当依职权依法对A公司和周某的商标侵权行为予以查处。□吕林高

（八）

定牌加工不同于传统的生产加工行为，加工方根据定作方的要求将商标贴附在商品上，不是出于自己的主观故意，但该商标客观上已起到区别商品来源的作用，符合《商标法实施条例》第三条的规定，构成商标使用行为。

A公司与周某使用商标的行为不属于正当合理使用。在本案中，G公司享有W注册商标专用权，该公司与A公司签订的委托加工合同明确约定A公司不得再委托他人加工生产该批产品，因此A公司既没有W注册商标专用权，也没有取得委托他人加工W牌儿童服装的权限，另行委托他人生产W牌儿童服装即构成商标侵权。对照北京市高级人民法院《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》（京高法发〔2006〕68号）第21点的规定，周某在未查验A公司有关权属证明的情况下为其加工W牌儿童服装，与A公司构成共同商标侵权。

□刘士奇　徐连干

（九）

笔者认为，结合《合同法》第二百五十一条之规定，定牌加工合同是一种典型的承揽合同。G公司委托A公司为其生产W牌儿童服装的贸易方式，就是定牌加工，双方形成承揽合同关系，G公司是定作人，A公司是承揽人。相对于这一承揽合同关系而言，A公司与周某之间形成次承揽合同关系，A公司是次定作人，周某是次承揽人。那么，周某在定牌加工中贴附W注册商标的行为是否构成商标侵权呢？

从商标的功能来看，无论是以传统生产方式生产的商品，还是以定牌加工方式生产的商品，只要在商品上贴附了商标，该商标就会与其所贴附商品始终保持同向流转，在客观上起到区别商品来源的功效。因此，该贴附行为就属于《商标法实施条例》第三条所指的商标使用。在本案中，周某基于A公司的转委托，在定牌加工的儿童服装上贴附W注册商标的行为，构成在同一种商品上使用与他人注册商标相同的商标的行为。

从司法实践来看，最高人民法院《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号）第6点指出：“未经商标注册人许可， 在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外，认定侵权行为时不需要考虑混淆因素。”第18点进一步指出：“妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷，对于构成商标侵权的情形，应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务，合理确定侵权责任的承担。”据此，笔者认为，定牌加工中承揽人贴附注册商标的行为若要属于“正当合理使用”之情形，应满足两个条件：一是定作人委托的正当性；二是承揽人已尽合理的注意义务，并有足够的理由认为定作人的委托是正当的。但在本案中，A公司再委托周某加工儿童服装的行为，不仅违反《合同法》第二百五十三条第一款“承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但当事人另有约定的除外”之规定，而且违背G公司与其“不得再委托他人加工生产该批产品”之约定。显然，次定作人A公司的这一再委托行为本身不具有正当性，次承揽人周某对A公司是否具有再委托权利等基本事实并未进行合理审慎的审查，也无足够理由证明其足以认为A公司的再委托是正当的。

综上所述，周某在定牌加工的儿童服装上贴附W注册商标的行为，属于《商标法》第五十二条第（一）项所指的使用，且不属于正当合理使用，已构成未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的侵权行为。周某的商标侵权行为之所以顺利实施，得益于A公司为周某提供定牌加工原辅材料及W注册商标标志等便利条件，因此，A公司的行为构成《商标法实施条例》第五十条第（二）项所指的商标侵权行为。

□袁夕康　董素艳

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《合同法》

第一百二十二条　因当事人一方的违约行为，侵害对方人身、财产权益的，受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。

第二百五十一条　承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。

承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。

《侵权责任法》

第二条　侵害民事权益，应当依照本法承担侵权责任。

本法所称民事权益，包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权、婚姻自主权、监护权、所有权、用益物权、担保物权、著作权、专利权、商标专用权、发现权、股权、继承权等人身、财产权益。

第三条　被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。

第四条　侵权人因同一行为应当承担行政责任或者刑事责任的，不影响依法承担侵权责任。

因同一行为应当承担侵权责任和行政责任、刑事责任，侵权人的财产不足以支付的，先承担侵权责任。